La función revisora de la Cámara en el nuevo proceso de resolución de oposiciones marcarias
Por Abril Neiman.
A principios de Julio de 2022, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala III resolvió el fondo de la causa caratulada “WESTROCK SHARED SERVICES LLC C/ WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC S/ APELACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA”, haciendo un cotejo final entre las marcas en cuestión, ejerciendo una función revisora de lo decidido en sede administrativa.
Ahora bien, antes de avanzar hacia la sentencia de fondo definitiva, es importante trazar todo el camino que atravesaron las partes, ya que además de decidir sobre la Disposición del INPI, la Cámara previamente tuvo que resolver en forma interlocutoria los siguientes pedidos de las partes: (i) rechazar in limine la demanda; y (ii) abrir el recurso a prueba.
Antecedentes:
En el año 2015 la parte actora solicitó ante el INPI el registro de la marca WESTROCK, y diseño, en la clase 20 del nomenclador. Ante dicha solicitud, la demandada se opuso con fundamento en sus marcas WEST (mixta) y WESTAR, ambas en la clase 20, quedando sujeto a la resolución 183/2018, reglamentaria de la instancia administrativa de resolución de oposiciones.
En sede administrativa, el oponente utilizó todas las instancias a su disposición para lograr que sea declarada fundada su oposición. Es así que, vencidos los 3 meses para negociar y notificado el oponente para ratificar, éste: pagó el arancel y ratificó la oposición, ampliando sus fundamentos; presentó sus pruebas; y presentó los argumentos finales.
Por el contrario, el solicitante eligió guardar silencio y no se defendió en ninguna etapa del procedimiento administrativo.
En enero de 2021, la Dirección Nacional de Marcas realizó un análisis de las marcas en cuestión y declaró la oposición fundada, por lo cual la solicitud sería rechazada.
Contra esta decisión, el solicitante -la parte actora- interpuso recurso directo para apelar ante un tribunal de justicia. En este mismo escrito, WestRock ofrece prueba documental, informativa y pericial informática.
Corrido el traslado, la oponente, -la parte demandada- pidió el rechazo in limine del recurso directo, así como también que se desestimase la producción de pruebas, con costas.
Aquí vamos a dividir el análisis en las 2 cuestiones a resolver que tuvo la Cámara mencionadas al comienzo del artículo:
(i) El rechazo in limine del recurso:
En primer lugar, se analiza si la apelación de la parte actora incurre con algún incumplimiento formal. De todas formas, si observamos el artículo 17 de la Ley 22.362 donde se establece la posibilidad de recurrir a la justicia una decisión emitida en sede administrativa por la Dirección Nacional de Marcas, la parte actora cumple con todas las condiciones de admisibilidad.
En segundo lugar, el Juez decide abordar la cuestión que menciona el demandado sobre “guardar silencio”. En el proceso de concesión de una marca, el interés del solicitante se encuentra en el hecho de que él quiera tener derechos sobre la marca para poder usarla y que sea de su propiedad. Es así que la falta de respuesta ante una oposición, no demostraría jamás la falta de interés de la parte, ni mucho menos podría declarárselo en rebeldía.
En el nuevo reglamento para la instancia administrativa de resolución de oposiciones no se establece que la parte solicitante tenga la carga u obligación alguna de comparecer en el proceso de oposición. Por el contrario, el que tiene la obligación de mantener su oposición es el oponente, ya que de otra forma se entendería como un mero llamado de atención.
Por esto mismo, se decide que no existe disposición alguna que establezca que la omisión del solicitante de contestar el traslado de la oposición tenga como consecuencia su improponibilidad, y que si así se entendiera se estaría negando el derecho a ejercitar la acción, vinculado con el derecho constitucional de petición – Arts. 14 y 18 CN.
(ii) Apertura a prueba:
En relación a este pedido, la Cámara cita la ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización, por la cual el INPI estableció la Resolución 183/2018 que modificó el sistema de resoluciones marcarias.
Esta resolución en sus artículos 2 y 4 establecen las instancias y plazos para ofrecer pruebas, teniendo cada una de las partes 15 días desde que son notificados para ofrecer prueba -en conjunto con su escrito de oposición/contestación de oposición- y posteriormente 40 días en conjunto para producir prueba.
Teniendo esto en cuenta, la Cámara afirma que se debe asimilar la situación del apelante con cualquier parte de un proceso civil, en el cual no se puede producir prueba en segunda instancia. Es decir, se estableció el procedimiento de resolución de oposiciones en sede administrativa como primera instancia, momento en el cual el apelante debería haber hecho uso de su derecho.
WestRock se privó de ofrecer pruebas al no contestar el traslado de la oposición, ocasión específicamente habilitada para hacerlo, la cual precluyó.
En conclusión, la Cámara decide desestimar tanto el pedido de la demandada sobre el rechazo in limine, así como también la apertura a prueba reclamada por el apelante.
Sentencia de fondo:
Antes de proceder a analizar la decisión de la Cámara, es importante mencionar que es una de las primeras apelaciones contra una decisión del INPI desde que se adoptó mediante la resolución 183/2018 un nuevo procedimiento de resolución de oposiciones en sede administrativa.
En relación a la decisión apelada, la Dirección de Marcas había declarado fundada la oposición por considerar que existían suficientes similitudes en los tres planos del cotejo marcario, como para permitir su coexistencia.
Ante esta declaración, la apelante sostiene no sólo que existen suficientes diferencias en los planos del cotejo, sino que, además, el INPI no tuvo en cuenta otras circunstancias adjetivas que alejan aún más la posibilidad de generar confusión en el consumidor, que es el interés resguardado y en miras del cual se resuelven estos conflictos.
Teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias como lo son, la coexistencia comercial de ambas marcas en el mercado interno y extranjero, los diferentes productos que distinguen y los elementos diferenciadores entre los conjuntos, es que la Cámara procede a realizar su propio análisis de la cuestión de fondo.
En primer lugar, se prosiguió a realizar un cotejo marcario llegando a varias conclusiones que no coincidían con la resolución de la Dirección de Marcas. Haciendo énfasis en los planos gráfico y conceptual de las marcas, concluyó que existen diferencias que alejan la posibilidad de generar confusión en el consumidor, toda vez que las marcas tienen diseños y tipografías disimiles, y que si bien comparten el vocablo WEST -generalizado en la clase- el concepto ROCK hace alusión a un movimiento cultural que aleja la posibilidad de asociación entre las marcas.
En segundo lugar, la Cámara menciona específicamente todas las circunstancias que la llevan a tomar su decisión final. Menciona:
– Que la marca solicitada coincide con su denominación social, y que por su trayectoria y presencia en el mercado internacional como marca registrada merece protección;
– Que los artículos fabricados por cada una de las empresas están destinado a públicos especializados, en tanto en el caso de la apelante se dedica a comercializar productos de packaging formando parte del proceso de envasada para productos de hogar, belleza, bebida, tabaco, lujo, etc., mientras que la parte oponente se encuentra en un proceso de profesionales dentro del mundo de la investigación biológica y farmacológica.
– Que las marcas coexisten pacíficamente ya en 42 países por más de cinco años lo cual debilita la postura del oponente al pensar que podría generar confusión en el mercado.
Por último, la Cámara determina que al momento de llegar a una decisión debe siempre ponerse en el lugar del público consumidor que, como ya establecimos, es especializado por lo cual estudia previamente el producto que va a adquirir.
Es así que se decide dejar sin efecto la Disposición del INPI para admitir el recurso. De esta manera, estamos frente a uno de los primeros fallos que resuelven una apelación contra la decisión de una oposición en sede administrativa, llegando a la conclusión contraria. Resuelve la oposición infundada e impone costas a la vencida. A modo de cierre, se puede observar como en este caso la Cámara funciona como una instancia revisora de la decisión del INPI, en la cual, si bien no se puede agregar pruebas, las partes si pueden sumar fundamentos a su postura en la causa.
Para más información contactarse con: aneiman@ojambf.com
