Argentina: las primeras resoluciones del INPI sobre la nulidad y caducidad de marcas
Por Raquel Flanzbaum.
El 29 de diciembre de 2021 fueron publicadas en el Boletín de Marcas las primeras resoluciones administrativas donde el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) resolvió cuestiones de fondo atinentes a la nulidad de registros de marcas. La reforma legal de 2018 confió al INPI la nulidad y caducidad de registros de marcas, con recurso de apelación a la Justicia Federal (art. 24, ley 22.362 [t.o. 2018]), y en 2019 se reglamentó el correspondiente procedimiento administrativo (Resolución INPI Nº 279/2019). Con anterioridad estas cuestiones solamente podían ser dirimidas ante la Justicia Federal.
La primera decisión administrativa fue dictada el 16 de diciembre de 2021 y declaró la nulidad de la marca “KIMCHI” registrada bajo Nos. 3.067.332 y 3.067.334en las clases 35 y 29, respectivamente, por ser indicativa, descriptiva o genérica, dado que el kimchi es un plato tradicional de la cocina coreana; el pedido de nulidad había sido hecho por la Embajada de la República de Corea en Argentina.
Otra decisión, de la misma fecha, involucró la renovación de la marca “NACIONAL EXPRESO” Nº 2.268.022 bajo Acta 3.773.900. Aquí una firma estadounidense había pedido esa nulidad porque la renovación había sido obtenida en base a una declaración jurada de uso falsa. El INPI rechazó el pedido de nulidad por considerar que no era su función expedirse sobre la falsedad de una declaración de uso. Esta decisión es algo desconcertante porque significa que quien pide la nulidad de una renovación aduciendo falsedad de la declaración de uso debe hacerlo directamente ante la Justicia (lo que las nuevas normas no permiten) o hacerlo ante el INPI y luego apelar ante la Justicia cuando el organismo lo rechace con los argumentos recién reseñados.
Ambos pronunciamientos pueden ser apelados ante la Justicia Federal, y hasta la fecha de redacción de esta nota no fue posible establecer si esos recursos fueron presentados (el plazo vence a los 30 días hábiles de la notificación en el Boletín de Marcas).
Con anterioridad el INPI también había emitido otras resoluciones sobre nulidad y caducidad de marcas, pero éstas habían sido dictadas in limine, es decir, sin entrar a considerar el fondo de cada asunto. Algunas de esas decisiones fueron importantes.
En dos ocasiones el INPI rechazó el pedido de nulidad dirigido contra solicitudes (no registros) de marcas, dado que la reglamentación administrativa solo autoriza al INPI a anular registros. Si bien esa decisión está fundada en la reglamentación de la ley de marcas (art. 1º, Anexo III, de la Resolución INPI Nº P-183/2018), se aparta de una jurisprudencia de más de 40 años que admitió la nulidad contra solicitudes de marcas, y no solo registros. Ante este criterio, quien quiere atacar una solicitud debería hacerlo ante la Justicia o esperar hasta que el INPI conceda el registro (lo que puede llevar mucho tiempo).
Otras decisiones rechazaron in limine diversos pedidos de nulidad y caducidad porque se había omitido consignar el nombre o domicilio de algunas de las partes (peticionante o titular del registro). Cabe notar que la reglamentación faculta al INPI a proceder así, pero no lo obliga a hacerlo. El rechazo del pedido de nulidad no es tan grave, porque se lo puede volver a presentar sin otras consecuencias, pero el rechazo de la caducidad sí puede serlo si entre ambos pedidos al titular del registro atacado iniciara el uso de la marca, porque ello enervaría la caducidad.
Todavía son pocas las resoluciones emitidas -de fondo o in limine-, pero permiten ir conociendo el criterio del INPI en el ejercicio de sus nuevas facultades.
Para más información contactarse con: rflanzbaum@ojambf.com.
