Caso Louis Vuitton: La importancia de una robusta protección marcaria ante el oportunismo
Por Lucía Almasqué
El 22 de mayo de 2024, la División de Oposición de la EUIPO consideró parcialmente fundada la oposición Nro. B 3197538 presentada por Luis Vuitton Malletier contra la solicitud de marca “ZV (& diseño)”, Acta Nro.1883449, en clases 9, 18 y 25, en base a su marca “LV (& diseño)”. Esto es, rechazó la solicitud para todos los productos excepto “cables para electricidad; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores” de la clase 9.
El 10 de febrero de 2023, Chuanliang Zhang solicitó el registro de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para proteger los siguientes productos:
Clase 9: Aparatos e instrumentos de navegación, orientación, seguimiento y cartografía; Aparatos, instrumentos y cables para la conducción de la electricidad; Aparatos ópticos de aumento y correctores; Aparatos para la investigación científica y de laboratorio, aparatos educativos y simuladores; Contenido descargable y grabado; Dispositivos científicos y de laboratorio eléctricos para tratamiento; Dispositivos de medición, detección, supervisión y control; Dispositivos de señalización, protección, seguridad y salvamento; Equipos de submarinismo; Equipos de tecnología de la información, audiovisuales, multimedia y fotográficos; Imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; Gafas; Gafas deportivas; Gafas de sol; Patillas para gafas de sol; Lentes para gafas de sol; Cordones para gafas de sol; Correas para gafas de sol; Estuches para gafas y gafas de sol; Monturas de gafas y gafas de sol; Cadenas para gafas y para gafas de sol; Fundas para gafas de sol.
Clase 18: Artículos de guarnicionería, fustas y aparejos para animales; Bastones; Equipaje, bolsos, carteras y otros porta objetos; Paraguas y sombrillas.
Clase 25: Prendas de vestir; Artículos de sombrerería; Calzado; Partes de indumentaria, calzado y sombrerería.
Ante dicha solicitud, se opusieron Louis Vuitton Malletier (en adelante “Louis Vuitton”) y Boardriders IP Holdings, LLC.
Por su parte, Louis Vuitton se opuso a todos los productos de las clases reivindicadas, fundando su objeción en su reconocida marca “LV (& diseño)”, Reg. Nro. 15 628 (clases 18 y 25), 1 1176 007 (clases 9, 14 y 24), 1 127 687 (clase 9) en la Unión Europea y Reg. No. 447981 (clase 18 y 25) y 2 022 000 097 435 (clases 9, 35 y 42) en Italia y en los arts. 8 (1)(b)[1] y 8 (5) [2]EUTMR, al considerar que existía riesgo de confusión en el público consumidor y que consistía en un claro aprovechamiento de la reputación y buen nombre de su marca.
Decisión de la División de Oposición
La decisión de basó en los siguientes fundamentos:
- Superposición en la protección de productos de las marcas en cotejo: parte de los bienes reivindicados por la marca solicitada y las marcas bases de la oposición son idénticos, mientras que la otra parte se trata de bienes similares en distintos grados, coincidiendo en productor, público relevante y canales de distribución. Asimismo, dichos bienes compartían los mismos objetivos y en su mayoría se tratan de bienes complementarios y/o sustitutos. Esto es para las clases 9, 18 y 25, con la salvedad de “cables para electricidad; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores” de clase 9, por considerarlos totalmente distintos a los de las marcas opuestas, ya que no comparten el mismo público, canales de distribución ni son complementarios o sustitutos.
- Cotejo marcario: se concluyó que existe riesgo de confusión por poseer en el plano visual la misma estructura, tipografía y superposición de letras. La única diferencia entre los signos es que entre las letras L y Z sólo se diferencia una línea horizontal adicional en la parte superior izquierda de la letra Z.
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| Marcas base de la oposición | Marca solicitada |
- Distintividad de las marcas opuestas: el carácter debe considerarse normal, ya que las marcas en su conjunto no tienen significado para ninguno de los productos desde la perspectiva del público consumidor en los territorios pertinentes.
- Público consumidor: se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor promedio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en su recuerdo imperfecto de las mismas. Por lo tanto, la percepción visual de las marcas en cuestión tendrá lugar generalmente antes de la compra. Es por esta razón que se concluye que existe riesgo de confusión el público consumidor y se desestima la marca solicitada incluso para los productos considerados poco similares.
- Renombre de las marcas citadas: de la prueba aportada se puede concluir el posicionamiento en numerosos rankings de primeras marcas, los amplios esfuerzos de marketing y la larga presencia en el mercado de la marca LV, es decir, su reconocimiento como líder de los mercados relevantes. Sin embargo, de la prueba no surge que gocen de un renombre suficiente para extender su protección más allá de los productos de las clases 18 y 25, para dar lugar al rechazo de la marca solicitada para “cables para electricidad; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores”
Asimismo, cada marca se dirige a un tipo de público diferente. Mientras que los productos impugnados se dirigen a un público profesional, las marcas de Louis Vuitton sólo gozan de renombre entre el público en general. De tal manera, no se hará ninguna asociación entre los signos.
De tal manera, la División de Oposición desestimó la oposición en base al art. 8 (5) del RMUE.
En conclusión, el caso refleja la importancia de una robusta y proactiva defensa de la propiedad intelectual, demostrando que el renombre de las marcas se construye desarrollando una sólida estrategia marcaria, entra las cuales uno de los pilares es la defensa ante infracciones y el oportunismo de terceros. Asimismo, se plantean ciertas distinciones con conceptos locales. Esto es, se habla de grados de renombre cuando en la doctrina y jurisprudencia de nuestro país se ha distinguido la a marca notoria de la de renombre o famosa, como también la flexibilización del principio de especialidad relativa a la notoriedad de las marcas.
[1] Art. (8) (1) Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
[2] Art. 8 (5) Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
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