Marca notoria vs nombre propio. La guerra de las Herrera
Por Candela Martinez
Todo comenzó como un gesto amoroso de un hijo con su madre en Perú: como regalo de Navidad, Darío Morales decidió regalarle a su madre, Maria Carolina Herrera, una solicitud para el registro de la marca “LA JABONERA BY MARÍA HERRERA” en clase 3, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú. La idea era formalizar, mediante el registro marcario, el emprendimiento de venta de jabones de su madre.
Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La solicitud recibió la oposición de Carolina Herrera Ltd., en base a la confusión con su marca CH CAROLINA HERRERA, en la misma clase 3, que distingue preparaciones para blanquear, jabones no medicinales y productos de perfumería. La solicitante decidió seguir adelante, y en la contestación a la oposición argumentó que tenía derecho a usar su propio nombre (tal como surge de su documento de identidad) para identificar su emprendimiento, y argumentó además que “Herrera” es un apellido común en Perú, por lo que nadie podía arrogarse el derecho exclusivo de su uso como marca. Destacó también que los productos ofrecidos por cada titular diferían entre sí, sumado al hecho que se trataba de una marca mixta cuyas diferencias gráficas alejaban aún más las posibilidades de confusión.
Vs.
INDECOPI hizo lugar a la oposición con fecha 14 de julio de 2022, fundamentando su decisión en el riesgo de confusión que existía entre ambas marcas para el público consumidor, en el que la marca oponente “CAROLINA HERRERA” era una marca notoria. La solicitante cuestionó esa resolución, y obtuvo una decisión favorable: INDECOPI registró la marca “LA JABONERA DE MARÍA HERRERA” con fecha 23 de agosto de 2023. Para tomar esta decisión, primó el análisis de las marcas en su conjunto, sin desmembramientos. Así las cosas, la Oficina de Marcas de Perú concluyó que debía considerarse las marcas “CH CAROLINA HERRERA” y no sólo el apellido “HERRERA”, frente a “LA JABONERA BY MARÍA HERRERA” y que en tal caso las diferencias eran mayores que las similitudes por lo cual las marcas podían coexistir.
Por supuesto, esta no es la primera vez que la afamada diseñadora quiere hacer valer su marca notoria frente a solicitudes de terceros que incluyen su reconocido apellido. En Argentina se dio una situación similar en el año2003 cuando la conocida bailarina Paloma Herrera decidió solicitar su propio nombre, PALOMA HERRERA, como marca en clases 3 y 25. En ese momento, Carolina Herrera S.A. se opuso a ambas solicitudes, considerando que las marcas eran confundibles en los tres ámbitos de cotejo marcario (gráfico, fonético e ideológico) y que “CAROLINA HERRERA” constituía una marca notoria para “perfumes” de forma tal que su prestigio no debía ser aprovechado ilegítimamente. En un extenso y bien fundamentado fallo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal resolvió en el año 2003 a favor de la bailarina.
Queda claro que el hilo conductor en ambos casos es, por un lado, el derecho que asiste a cualquier persona de utilizar su nombre para identificar su emprendimiento comercial, y como tal, solicitar su registro como marca. Del otro lado, nos encontramos con el titular de la marca notoria y su interés lógico en evitar que se diluya como tal.
La pregunta, es si la casualidad hace que el prenombre y/ o apellido coincida con una marca ya registrada o incluso con una que sea notoria, ¿Debería alcanzar este hecho para cercenar el derecho del homónimo “no notorio”?
En Argentina, el registro de nombres propios como marcas es por supuesto posible. Sin embargo, este derecho no es absoluto, y está sujeto a las reglas del derecho marcario para evitar confusiones y perjuicios a terceros.
Analizados los casos precedentes, pareciera que la respuesta está dada por la buena fe y el interés legítimo del solicitante. Este último resulta relativamente fácil de verificar, tratándose del propio nombre se presume que existe una utilidad para quien pretende su registro como marca. En cuanto a la buena fe, siempre que las circunstancias objetivas del caso así lo determinen, debe estarse a favor de ella puesto que la mala fe no se presume.
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