Marcas genéricas, distintividad y su posibilidad de registro: reflexiones a partir del caso “UGG” en los Estados Unidos.
Por Mariel Chichisola y Octavio Krausse.
Queremos aprovechar este newsletter para comentar un caso que nos llamó la atención no solo por involucrar una marca sumamente conocida, sino también porque sirve para plantear un interrogante que suele surgir con bastante frecuencia en nuestra práctica en el Estudio: ¿Puede una marca genérica ser distintiva en otro país?
Para darles un mejor contexto, como miembros del equipo especializado en asesorar a emprendedores y startups en OJAM BULLRICH FLANZBAUM varias veces nos encontramos con la situación de asesorar clientes que desarrollan productos con marcas genéricas (en la Argentina o en el extranjero) y consultan por su posibilidad de registro en el exterior o en forma local, dependiendo el caso[1].
En la Argentina una marca es genérica cuando es la designación habitual para un producto o servicio. En principio, si una marca es genérica, nuestra oficina de marcas no otorgará su registro toda vez que la ley prohíbe el registro de los “nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características”. Tampoco se puede registrar “los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro”.
Ahora bien, resulta que hay veces donde una marca es genérica en un país pero puede no serlo en otro. Esta es la situación que se trae a colación en el caso “Deckers Outdoor Corporation v. Australian Leather Pty Ltd” que tramitó ante el US District Court for the Northern District of Illinois y cuya sentencia fue confirmada por la Corte del Federal Circuit en mayo 2021 (aún con posibilidad de ser apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos).
En resumidas cuentas, Decker, propietaria de la popular marca UGG en más de 100 países, presentó una demanda contra Australian Leather y su propietario, Adnan Oygur, por infracción marcaria dado que Australian Leather vendía botas llamadas “botas UGG”. Los acusados presentaron contrademandas invocando -entre otras cuestiones- que las marcas de Deckers que contienen la palabra UGG debían cancelarse porque UGG, en inglés, es un término genérico utilizado para identificar una especie de bota de piel de oveja.
El Juez interviniente entendió que UGG no era un término genérico en los Estados Unidos y que por eso había que dar lugar al reclamo de Deckers y desestimar el reclamo respecto del registro de UGG. Para arribar a esta decisión, el Juez destaca las siguientes interesantes cuestiones:
- Que un término sea genérico en un país no significa que también lo sea en otros (incluso si se habla el mismo idioma). En el caso, Australian Leather no demostró que UGG sea genérico para calzados y botas en los Estados Unidos. Asimismo, se señala que el uso genérico en Australia no es suficiente por sí solo para inferir un significado genérico en los Estados Unidos.
- En el caso, no aplica la doctrina de equivalentes extranjeros (en su idioma original, “foreign-equivalents doctrine”), porque UGG es un término en inglés. Esta doctrina, de origen norteamericano, se utiliza generalmente para determinar qué nombres genéricos en idiomas distintos son considerados genéricos para el comercio estadounidense. Puntualmente, una palabra que se usa comúnmente en otro idioma como el nombre genérico de un producto no puede importarse a los Estados Unidos y transformarse en una marca válida.
En la Argentina no existe un correlato a la doctrina de equivalentes extranjeros y las palabras en idioma extranjero suelen considerarse de fantasía, salvo que su uso o significado sean notoriamente conocidos o genéricos.
Entonces, para determinar si una marca genérica del extranjero es distintiva y puede ser registrada en nuestra oficina de marcas hay que dilucidar si dicha marca es o no genérica en nuestro país.
Sobre este punto destacamos que, en forma local, el principal termómetro para identificar si una marca es genérica o no es el público consumidor, distinguiendo si el consumidor promedio logra o no penetrar el sentido de la palabra[2]. Es interesante mencionar que cada vez más en la Argentina se están utilizando encuestas, resultados de búsqueda online y otros tipos de medios de prueba alternativos para demostrar la opinión de un público consumidor específico en virtud de la flexibilidad introducida para los medios de prueba en procedimientos de cese de oposición ante la oficina de marcas implementados desde 2019.
En conclusión, para el plano local, si la palabra está en idioma extranjero y el público consumidor no asocia su significado a la designación del producto, seguramente pueda registrarse. Asimismo, si la palabra está en castellano pero el público consumidor tampoco lo asocia a un significado específico, también debería poder obtenerse su registro. Para el plano internacional, sin embargo, habrá que analizar país por país y estudiar las leyes, jurisprudencia y doctrina específicas antes de emitir un dictamen que pueda afectar los derechos del cliente.
© Mariel Chichisola y Octavio Krause– OJAM BULLRICH FLANZBAUM.
Para más información contactarse con: mchichisola@ojambf.com
[1] Conforme mi experiencia, hay muchos casos donde la primera opción de los emprendedores suele ser utilizar genéricos para distinguir un nuevo producto. Esto va en línea con una de las técnicas de marketing más antiguas: vender al producto por su nombre, para que el público consumidor pueda identificarlo fácilmente.
[2] Esta regla cae solo ante determinadas sustancias farmacéuticas listadas como “denominaciones comunes internacionales” (declaradas por la Organización Mundial de la Salud y receptadas en forma local por el Decreto 150/92).
