Marcas – La marca HEPATIC, un ‘ataque al hígado’ para el solicitante
Por Abril Neiman y Camila Sirianni.
La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de Primera Instancia que declaró la irregistrabilidad de la marca “descriptiva” HEPATIC, y rechazó el pedido de caducidad de la marca base de la oposición LORHEPATIC.
Después de siete años de litigio, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, hizo lugar a la oposición planteada contra la marca HEPATIC y rechazó el pedido de caducidad contra la marca opuesta LORHEPATIC, poniendo fin a un prolongado conflicto marcario entre dos farmacéuticas (Autos “BAGO GROUP S.A. c/GP PHARM S.A. s/Cese de oposición al registro de marca”, Expte. No. 4309/2015, 27/4/2022).
Antecedentes y sentencia de Primera Instancia
Por un lado, nos encontramos con BAGO GROUP S.A. quien, el 16 de marzo de 2012, había presentado dos solicitudes: una para registrar la marca HEPATIC BAGO y otra, para HEPATIC, ambas para identificar todos los productos de la clase 5.
Por el otro, tenemos a GP PHARM, quien se opuso a la concesión de HEPATIC BAGO y HEPATIC, con fundamento en la confundibilidad con su marca LORHEPATIC, registrada en la misma clase.
En la instancia de mediación, las partes decidieron firmar un acuerdo parcial, mediante el cual GP PHARM retiró la oposición contra la marca HEPATIC BAGO, manteniendo la protesta contra HEPATIC.
En virtud de ello, BAGÓ inició una acción judicial solicitando el cese de la oposición y la caducidad del registro de marca invocado por GP PHARM, a fin de tratar de superar la protesta que estaba obstaculizando el registro de la marca HEPATIC en la clase 5.
Al contestar demanda, GP PHARM alegó que su parte había accedido a retirar lisa y llanamente su oposición contra la solicitud HEPATIC BAGO, a cambio del desistimiento de HEPATIC; y que pese a la respuesta negativa recibida por email,-el cual adjuntó a la causa- GP PHARM concretó tal retiro contra HEPATIC BAGO, “en la inteligencia que ello aseguraba una solución extrajudicial”.
Lo llamativo es que el oponente, sin haber logrado que se plasme en el acuerdo el supuesto desistimiento que iba a realizar BAGO –al que se había negado por email-, decidió retirar la oposición contra HEPATIC BAGO. De esta forma, GP PHARM permitió que BAGO obtuviera derechos exclusivos sobre HEPATIC BAGO (actualmente registrada).
Asimismo, para obtener el rechazo de la caducidad, GP PHARM acompañó distintas pruebas de uso de la marca LORHEPATIC -copias del envase, prospectos, publicaciones médicas- , y ofreció prueba informativa a ANMAT. Mientras que para ganar la oposición, GP PHARM invocó no solamente que las marcas enfrentadas eran confundibles, sino que añadió que HEPATIC debía ser rechazada por tratarse de un signo de uso común, indicativo y engañoso (arts. 2 a) y 3 d) de la ley 22.362).
Así las cosas, el juez rechazó las peticiones de BAGO GROUP S.A., afirmando que, el demandado había acreditado el uso de LORHEPATIC, y que la marca HEPATIC era indicativa del producto al que estaba destinada y, por lo tanto, irregistrable.
Sobre la confundibilidad de las marcas, no se expidió, por considerar que se había tornado abstracta esa cuestión.
Segunda instancia
Contra dicho pronunciamiento se alzó la actora afirmando que la sentencia carecía de fundamento y resultaba arbitraria, toda vez que el juez omitió considerar la prueba que demostraba la falta de uso de LORHEPATIC. Asimismo, argumentó que el magistrado había realizado un análisis incompleto del informe de ANMAT y que no surgía ningún elemento que demostrara que el producto identificado con su marca sería un fármaco hepático.
En primer lugar, la Cámara abordó la caducidad marcaria:
Explicó en su fallo que, dado que la caducidad tiene por fin la aniquilación de un derecho, debe tener una interpretación restrictiva y una aplicación cuidadosa. Entonces, describió tres presupuestos que deben darse para que sea procedente, analizando si encuadraban o no en el caso.
El primer presupuesto es que no haya habido uso durante el lapso que prevé la ley 22.362 (5 años previos a la notificación de la mediación); el segundo, que haya una demanda cuyo fin sea la obtención de la caducidad; y tercero, que la demanda sea promovida por quien tuviere un interés legítimo.
Si bien los últimos dos presupuestos se encontraban presentes, a fin de determinar si se había cumplido el primero, la Cámara advirtió que al tratarse de productos farmacéuticos, “lo relevante para determinar el “uso”, no es la fecha de elaboración del producto sino de la “disponibilidad” y “oferta” en el mercado”.
Para los jueces de la Segunda Instancia, la prueba producida por la actora sólo demostraba que el producto LORHEPATIC no se había elaborado en ciertos períodos intermitentes. En cambio, la demandada había logrado acreditar su uso dentro del plazo requerido por la ley.
Hacemos notar que la Cámara le dió importancia al informe de ANMAT, ya que, sin su previa autorización, un producto medicinal no podría comercializarse en el mercado.
Al no haberse cumplido con el primer presupuesto arriba señalado, la Sala II confirmó el rechazo del pedido de caducidad de la marca LORHEPATIC.
En segundo lugar, resolvió el cese de oposición:
Siguiendo las afirmaciones del demandado, la Cámara debía analizar si la marca HEPATIC resultaba ser de “uso común”, “genérica”, “indicativa” y “engañosa”. Recordemos que la demandada había lanzado toda su artillería para evitar el registro de la marca HEPATIC, pues ya había levantado su oposición contra HEPATIC BAGO.
Sin rodeos, la Cámara afirmó que HEPATIC era de uso común, y por esta razón, de libre de empleo.
Luego, continuó con el control de registrabilidad del signo en base a lo normado por el art. 2 inciso a), y descartó que la marca de BAGO GROUP fuera la designación necesaria. Al tratarse de un vocablo inglés, parecía claro que en los usos y costumbres locales, HEPATIC no era utilizada para designar el producto en cuestión.
Pasó a continuación a contrastar los conceptos de marca “indicativa” y “evocativa”, siendo irregistrables las primeras por falta de originalidad, y registrables las segundas.
Así la Cámara entendió que HEPATIC no evocaba al fármaco, pero resultaba ser descriptiva –o indicativa-. El hecho de que fuera una palabra en inglés, no constituía un obstáculo para que lograse describir la naturaleza del producto.
Finalmente, si bien los jueces ya habían decidido la suerte de esta marca –su irregistrabilidad por ser descriptiva-, concluyeron que HEPATIC no era engañosa (art. 3 inc. d), pues como había sido solicitada para identificar todos los productos de la clase 5, esa acusación era meramente conjetural y dependía de la concreta aplicación que en el futuro pudiera realizar la actora.
La Cámara entonces declaró fundada la oposición, confirmando la sentencia de Primera Instancia.
Quedó en claro que, para nuestros jueces, la prueba de uso requerida para repeler una acción de caducidad es aquella que demuestra la disponibilidad y oferta en el mercado –sin importar la fecha de elaboración de los productos farmacéúticos-. Asimismo, la autorización emitida por ANMAT es un elemento importante a tener en cuenta, ya que sin ella, no podría comercializarse el producto.
También quedó claro que, confiar en que la otra parte hará algo que no fue plasmado por escrito en un acuerdo –ni siquiera aceptado por email-, resulta ser una jugada peligrosa y contraproducente para los intereses del cliente.
En este caso, GP PHARM pudo finalmente obstaculizar que BAGO “monopolizara” el término HEPATIC a secas, pero en cierta forma el solicitante salió victorioso al lograr el retiro de la oposición contra HEPATIC BAGO… a cambio de nada.
Para más información contactarse con: aneiman@ojambf.com y/o csirianni@ojambf.com.
