Marcas – Procedencia de la acción de cese de uso para evitar futuras infracciones marcarias
Por Camila Sirianni y Mateo Darget.
En el fallo “MS ESTHETIQUE S.A. c/ Martín Mirta Susana s/ Cese de oposición al registro de marca” (causa No. 3639/2011), de fecha 24 de febrero de 2022, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal condenó a MS ESTETIQUE S.A. a cesar en el uso de las marcas “MS” y “MS ESTHETIQUE”, por infringir los derechos de exclusividad de la Sra. Martin sobre la marca “MS” (conforme el artículo 4 de la ley 22.362).
MS ESTHETIQUE había solicitado las marcas “MS” y “MS ESTHETIQUE” ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y Mirta Martin se había opuesto a dichas solicitudes principalmente en base a su marca “MS” registrada desde el año 2007 para prestar servicios de belleza y spa (clase 44).
En consecuencia, MS ESTHETIQUE inició la acción de cese de oposición y la Sra. Martin al contestar demanda, reconvino solicitando el cese de uso de las marcas “MS” y “MS ESTHETIQUE”.
Si bien la actora luego desistió de la acción de cese de oposición, el juez hizo lugar al reclamo de Mirta Martin, pues consideró que las marcas eran idénticas y las partes se dedicaban a brindar servicios estéticos. También el magistrado entendió que la renovación del nombre de dominio “msesthetique.com.ar” ante NIC Argentina por parte de MS ESTHETIQUE, demostraba su interés en continuar utilizando la marca “MS”.
La actora reconvenida apeló la decisión pues el juez de grado había omitido tener en cuenta el desistimiento de la acción y que la empresa había borrado la marca “MS” de sus vidrieras y puerta de acceso, modificando el nombre de la clínica -la cual cerró finalmente en enero de 2018-.
Sin embargo, la Cámara sentenció que ninguno de los puntos expuestos por la apelante modificaban los términos del fallo, y resaltó que la acción de cese de uso procede ante cualquier uso marcario ilícito, a fin de evitar el desprestigio o el aprovechamiento indebido de un signo ajeno. Por ello, se decidió que:
- el juez de grado no hizo caso omiso al desistimiento de la acción, sino que consideró que más allá de esa circunstancia, correspondía acceder al pedido formulado por la demandada reconveniente quien decidió proseguir con la acción para obtener un pronunciamiento que pusiera fin a la cuestión;
- el hecho de que se hayan borrado las marcas de las vidrieras y que el nombre la clínica haya cambiado y finalmente cerrado, era una mera circunstancia. Lo que se pretende es un pronunciamiento que evite que en el futuro puedan darse nuevos incumplimientos y que la damnificada deba iniciar un nuevo juicio. La decisión de la actora de solicitar la renovación del dominio con posterioridad al desistimiento de la acción, permite suponer que en cualquier momento podría volver a utilizar indebidamente la marca.
En virtud de ello, se confirmó la sentencia en todas sus partes, con costas a la vencida.
Para más información contactarse con: csirianni@ojambf.com.
