MÁS ALLÁ DEL FIRMAMENTO

Las marcas distinguen productos y servicios concretos. El principio de especialidad restringe el alcance de cada registro o solicitud de marca. Sin embargo, los productos y servicios se proyectan más allá de su especificación: dos marcas pueden ser confundibles aun cuando no identifiquen los mismos productos o servicios. Por lo tanto, frente a casos de confundibilidad indirecta, no solamente debe examinarse la similitud entre las marcas en cotejo sino, también, la posible relación competitiva que pueda establecerse entre los productos o servicios que estas identifican.

El 15 de julio de 2016, Alejandro Matías Costa solicitó la marca “DEL FIRMAMENTO” (denominativa), Acta Nro. 3522901, para cubrir todos los servicios incluidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza[1] (NCL). El 28 de octubre de 2016, esta solicitud recibió una oposición por parte de la firma AGROFARM S.A. Posteriormente, más precisamente el 9 de abril de 2019, el oponente ratificó la protesta, amplió sus fundamentos y ofreció prueba.

Inicialmente, AGROFARM fundó su oposición en la propiedad de las marcas “FIRMAMENTO”, Registro N° 2.434.099, en la clase 35; y “FIRMAMENTO”, Registro N° 2.529.934, en la clase 38. Al momento de ampliar el fundamento de la protesta, el oponente citó otros registros en las clases 16, 35, 38, 42, 43, 44 y 45. Adicionalmente, alegó ser propietario de la designación “HARAS FIRMAMENTO”, notoria en el rubro agropecuario.

Hasta aquí, las marcas son muy similares: “DEL FIRMAMENTO” y “FIRMAMENTO”. Sin embargo, cubren productos y servicios diferentes.

Para resolver el caso planteado, el Examinador a cargo abandonó el principio de especialidad, considerado en su sentido más estricto, para determinar si todos o alguno de los servicios incluidos en la clase 41, reivindicados por el solicitante,se relacionan o son similares respecto de aquellos comprendidos en las clases 35 y 38, cubiertos por los registros del oponente.

El analista de marcas centró su examen, básicamente, en la Nota Explicativa de la clase 38 de la NCL, donde se advierte que “esta clase no comprende en particular: la publicidad radiofónica (clase 35), los servicios de telemarketing (clase 35), (…) el suministro de información comercial por sitios web (clase 35), el suministro de películas y programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta (clase 41); los servicios prestados por conexiones telemáticas, por ejemplo: los servicios de venta minorista en línea de música digital descargable (clase 35) (…) y la producción de programas de radio y televisión (cl. 41)”[2].

En base a lo anterior, advirtió una “interferencia, afinidad o proximidad” entre las clases cubiertas por las marcas en examen (clases 41, 35 y 38). De esta manera, concluyó la marca solicitada es indirectamente confundible con respecto a la del oponente, en tanto podría inducir a error en cuanto al origen de los servicios a distinguir. En consecuencia, resolvió que la oposición de AGROFARM era fundada. Finalmente, la solicitud de marca fue objeto de resolución denegatoria.

Como se advierte en este caso, el examen para determinar la posible confundibilidad de marcas no se agota en la comparación de los signos enfrentados, sino que también alcanza a los productos y servicios que estos distinguen. Este análisis comparativo entre productos o servicios es indispensable también en el marco del examen de solicitudes de caducidad por falta de uso de la marca registrada[3]; y cobrará aún mayor trascendencia, a partir del 12 de junio de 2023[4], cuando deban emplearse parámetros de examen eficaces para determinar la posible caducidad parcial de registros.

Tal como es posible observar en el dictamen del caso “DEL FIRMAMENTO”, el examinador adoptó, como herramienta de análisis, ciertas indicaciones generales incluidas en la Nota Explicativa de la clase 38 de la NCL. Esto le permitió detectar un vínculo entre la clase 41 y las clases 35 y 38.

Sin embargo, no existe clase que –en conjunto— pueda vincularse completamente con otra. Incluso, en ocasiones, productos o servicios incluidos en una misma clase no encuentran relación o similitud entre sí (por ejemplo, los “emoticones descargables para teléfonos móviles” y los “silbatos de deporte”, incluidos en la clase 9). A ello, se suma que la NCL es un sistema dinámico, que se somete continuamente a revisión y, por lo tanto, el contenido de cada clase varía con el tiempo. En síntesis, el cotejo entre productos y servicios excede ampliamente los criterios de clasificación que se emplean en la NCL. Desde esta perspectiva, no hay clases vinculadas, sino que hay productos y servicios que compiten entre sí.

En la República Argentina, no existe un método estandarizado, reunido en un volumen, que permita establecer cuándo los productos y los servicios, que distinguen marcas, son similares o se encuentran vinculados. Para abordar esta tarea, como referencia inicial, pueden consultarse las Directrices sobre Marcas de la EUIPO^[5] (DsM) que indican: “(…) para apreciar la similitud entre los productos procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario”. La lista de posibles factores a considerar, señalan las DsM, es meramente indicativa, en tanto “pueden concurrir otros factores además de, o en lugar de, los enumerados (…) que pueden resultar pertinentes en el caso concreto”. Entre los parámetros que se proponen en las DsM, se observan:

El destino de los productos o servicios;
Si se trata de productos o servicios sustitutivos;
El análisis de las partes, el uso conjunto y/o los accesorios adaptados;
El examen de las materias primas, los productos semielaborados y los productos terminados;
Si se trata de productos o servicios complementarios;
La naturaleza del consumidor o del usuario al que están dirigidos;
Cuál es el canal de comercialización o distribución;
Si los medios de publicidad son similares o no;
Cuál es la relación o vínculo entre la naturaleza y función de los productos o servicios, entre otros criterios de examen.

En todos los casos, estos parámetros deben emplearse en el contexto del examen de marcas, en tanto el propósito es determinar la posibilidad de confusión entre dos signos o si el uso de una marca es suficiente para evitar la caducidad de un registro. Por ejemplo, en los exámenes de confundibilidad, como regla general, debe observarse que a mayor similitud entre los signos, menor es el grado de relación que es preciso establecer entre sus alcances de protección.

En este marco, la redacción de las especificaciones de productos y servicios es central. Como se observa en el caso “DEL FIRMAMENTO”, una cobertura amplia favorece el posible vínculo con productos y servicios diferentes.

Los parámetros de cotejo entre productos y servicios son múltiples y se interrelacionan. Ahondar en ellos, excede la finalidad de éste artículo. La noticia, por ahora, es la decisión del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial sobre la oposición presentada contra “DEL FIRMAMENTO”, en tanto la DNM abandonó su postura tradicional, en cuanto a una interpretación estricta del principio de especialidad. Por el momento, para resolver eficazmente conflictos en el marco del procedimiento de resolución de oposiciones. Dentro de muy poco tiempo, para dictaminar en materia de caducidad parcial de registros por falta de uso.

Para más información contactarse con: dmontangero@ojambf.com.

[1] “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”, establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979.

[2] “Nota Explicativa” de la Clase 38, Clasificación Internacional de Niza, 11va Edición (versión 2021)

[3] Tal como ha resuelto la Dirección Nacional de Marcas del INPI (Argentina), la caducidad de un registro de marca procede cuando, entre otras condiciones, “el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho”, Resolución del INPI No. 279/2019 – Anexo II – Resolución Administrativa de Caducidades de Registro de Marcas (Anexo IV Resolución 183/18).

[4]“La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023”, Artículo 1, Anexo IV Resolución 183/18.

[5] “Directrices sobre marcas y dibujos o modelos”, publicadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

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