Marcas – COLONIAL vs. COLONIAL, idénticas pero distintas
Por Amalia Prieto y Sol Baudino.
El 03 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), resolvió declarar infundada la oposición formulada por CHOCOLATE COLONIAL S.A (Op. N° 623.815), contra la solicitud de marca 
presentada por RAMDEL S.R.L. en la clase 30.
RAMDEL S.R.L había solicitado la marca mixta mencionada para proteger toda la clase 30, con excepción de café, té y chocolatería, la cual limitó posteriormente para distinguir solamente helados, postres helados y productos de panadería.
CHOCOLATE COLONIAL S.A basó su protesta en su registro de marca 
de la clase 30. Asimismo, destacó que su negocio comenzó en el año 1925, siendo su principal actividad, la fabricación de chocolates personalizados e insumos para fábricas de alfajores, budines, bombones, heladerías, hoteles y restaurantes.
Por otro lado, aseguró que los signos son idénticos, y que previamente existieron negociaciones entre las partes, pero no llegaron a un acuerdo ya que la solicitante no aceptó la exclusión de productos de panadería solicitada por la oponente. De acuerdo a sus argumentos, la concesión de esta marca generaría confusión indirecta para los consumidores.
Por su parte, la solicitante RAMDEL S.R.L destacó que su actividad es la producción y venta de helados, y que actualmente existen veinte locales identificados con el signo “COLONIAL”, habiéndose expandido a otros rubros como la venta de cafés, sándwiches, y productos de panadería como facturas. A su vez, arguyó que este conflicto se reducía exclusivamente a lo que son productos de panadería, por lo que habría que aplicar el principio de especialidad de forma estricta: la oponente solamente provee chocolates para ciertos productos de panadería, no los elabora, por lo tanto, apuntan a públicos consumidores distintos (en un caso fabricantes, y en el otro público consumidor en general).
Así las cosas, el INPI analizó los argumentos brindados por las partes. En cuanto a la determinación de existencia o no de confundibilidad entre los signos, el INPI expresó que, para realizar dicho análisis, tuvo en cuenta las circunstancias adjetivas y objetivas de la causa, ya que, de su simple transcripción, su parte denominativa resulta idéntica.
Refiriéndose a las circunstancias objetivas, determinó que el conflicto se centra en la protección de productos de “panadería”, por lo que, la cuestión radica en analizar si para el caso debe o no aplicarse el principio de especialidad, ya que, por más que se trate de productos dentro de la misma clase, el signo opuesto está destinado a proteger solamente “chocolates en general”.
Si bien para la Administración es verdad que existe una vinculación entre esos productos, ya que el chocolate muchas veces es utilizado para elaborar varios alimentos de panadería, esto per se no impide la posibilidad de que ambos signos coexistan pacíficamente. Dicho esto, el INPI le da la razón a la solicitante en cuanto señala que la oponente no elabora productos de panadería, sino que provee chocolates para la fabricación de productos de panadería.
Entonces, el INPI consideró que el público consumidor de los productos fabricados por ambas partes son distintos: mientras que CHOCOLATE COLONIAL S.A apunta a los fabricantes de productos de panadería, RAMDEL S.A elabora productos, los cuales venden en sus propios locales, y están destinados a un público consumidor masivo y general.
En consecuencia, los signos no resultan confundibles para el público, y pueden coexistir. Cabe resaltar que si bien los signos son idénticos en sus partes denominativas –los logos no gozan de gran originalidad-, el INPI determinó la inconfundibilidad de los signos al tener en cuenta las diferencias en el público consumidor al cual apunta cada compañía, y entendemos que también debe haber pesado la trayectoria del signo solicitado en el mercado.
Para más información contactarse con: aprieto@ojambf.com y/o sbaudino@ojambf.com.
